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Einspruch gegen eigenes Patent?

VON THOMAS SEUß

Thomas Seuß ist Chemiker und Patentanwalt. Im Interview beantwortet er die Frage, ob ein Einspruch eines Patentinhabers gegen das eigene Patent möglich ist.

"Das Schöne ist die Abwechslung"© Nachrichten aus der ChemieDer Patentanwalt Thomas Seuß beantwortet Fragen zum Thema Patentrecht
Frage:
Ich habe eine Rückfrage zum letzten Beitrag [Nachr. Chem. 2014, 62, 156]: Bei uns ist kurz nach unserer Patenterteilung eine neue Literaturstelle aus dem parallelen US-Patentprüfungsverfahren aufgetaucht. Diese Literaturstelle zeigt bereits unsere Substanz, die wir zu schützen versucht hatten, nicht aber unser neues Herstellungsverfahren. Wenn ich Sie recht verstanden habe, dann wären zwar die Ansprüche auf das Verfahren aufrechtzuerhalten, nicht jedoch die Ansprüche auf die Substanz. Was kann ich nun tun? Soll ich die Sache auf sich beruhen lassen oder gegen mein eigenes Patent Einspruch einlegen?

Antwort:
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann haben Sie ein Patent für eine Substanz und deren Herstellungsverfahren angemeldet. Nach der Patenterteilung haben Sie bemerkt, dass es eine Publikation gibt, die Ihre Substanz bereits beschreibt, nicht jedoch Ihr Herstellungsverfahren. Die Vorpublikation nimmt daher Ihre Substanzansprüche vorweg, nicht jedoch Ihre Verfahrensansprüche.

Bei einer derartigen Konstellation können Sie in sehr schwierige Situationen kommen: Wenn Sie beispielsweise gegen jemanden vorgehen wollen, der das von Ihnen geschützte Verfahren nutzt, dann würde dieser voraussichtlich unvermeidlich gegen das Patent mit einer Nichtigkeitsklage vorgehen. Diese wäre zumindest teilweise begründet, weil, wie Sie selbst feststellen, die Substanzansprüche nichtig sind. Damit wären sie auf jeden Fall mit Kosten belastet. Darüber hinaus hätten Sie das Risiko, dass im Rahmen des Nichtigkeitsverfahrens auch Ihre Verfahrensansprüche nichtig erklärt werden könnten: Wenn der Gegner erst einmal anfängt zu suchen, findet er vielleicht noch mehr Material, welches dann auch die Verfahrensansprüche fraglich erscheinen lässt. Es ist aus diesem Grunde sinnvoll, auf die Substanzansprüche zu verzichten, um derartige Probleme bereits im Keim zu ersticken, zumal wenn die betreffende Publikation durch Studium der parallelen Prüfungsverfahren leicht auffindbar ist.

Ein Einspruch des Patentinhabers gegen das eigene Patent ist aus verfahrensrechtlichen Gründen nicht möglich. Das deutsche und auch das europäische Patenrecht kennen allerdings die "Selbstbeschränkung" des Patents. Sie brauchen daher nur einen Antrag auf eine derartige Beschränkung zu stellen, um Ihr Patent selbst in eine rechtsbeständige Form zu bringen. Sie müssen allerdings darauf achten, dass die neuen Ansprüche den Schutzbereich des Patents nicht erweitern. Das sollte aber auch seitens des Amtes überprüft und gegebenenfalls beanstandet werden. Mit einem derartigen Antrag auf Selbstbeschränkung entgehen Sie auf einfache Weise den oben genannten Risiken einer Nichtigkeitsklage.

Info zur kostenfreien Beratung unter www.gdch.de/rechtsberatung

Aus Nachrichten aus der Chemie» :: April 2014

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