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Patentrecht - die Kunst des Weglassens

von Thomas Seuß

Bei der Patentanmeldung ist nach einem negativen ersten Prüfungsbescheid noch nicht alles verloren - auf die richtige Formulierung kommt es an.

"Das Schöne ist die Abwechslung"© Nachrichten aus der ChemieDer Patentanwalt Thomas Seuß beantwortet Fragen zum Thema Patentrecht
Frage:
Wir haben eine neue Klebstoffzusammensetzung entwickelt. Diese besteht nur noch aus drei Komponenten (A, B, C), während frühere Zusammensetzungen mindestens fünf Komponenten (A, B, C, D, E) aufwiesen. Wir haben hierzu eine Patentanmeldung eingereicht und erhalten nun den ersten Prüfungsbescheid. In diesem wird uns mitgeteilt, dass unsere Zusammensetzung in Hinblick auf den Stand der Technik nicht patentfähig sei, da es an der Neuheit fehle. Die dem Bescheid beigefügten Druckschriften weisen aber mindestens fünf Komponenten auf. Warum bekommen wir kein Patent?

Antwort:
Zunächst sind Hopfen und Malz noch nicht verloren. Sie haben bislang lediglich den ersten Prüfungsbescheid erhalten, noch keine endgültige Entscheidung. Aus Ihrem Schreiben heraus vermute ich, dass Folgendes passiert ist: Sie haben eine neue Zusammensetzung aus nur noch drei Komponenten, während ältere Beschreibungen mindestens fünf Komponenten vorsehen. Die neue Zusammensetzung könnte daher zunächst neu sein. Sie könnte darüber hinaus erfinderisch sein, wenn sie Eigenschaften aufweist, die für den Fachmann überraschend sind. Dabei kann die Überraschung bereits daraus resultieren, dass bereits drei Komponenten die notwendige Wirkung erzielen, wenn bisherige Versuche immer mindestens fünf Komponenten erfordert hatten.

Hier wäre im Rahmen des Prüfungsverfahrens darzulegen, warum ein Fachmann nicht auf die Idee gekommen wäre, einfach zwei Komponenten wegzulassen. Entscheidend ist nun, dass Ihre neue Zusammensetzung klar von den früheren Zusammensetzungen abgegrenzt wird. Diese Abgrenzung muss vor allem in den Ansprüchen zur Geltung kommen. Ich vermute, dass Ihre bisherige Anspruchsformulierung sinngemäß lautet: "enthaltend Komponenten A bis C". Dieser Wortlaut ist allerdings nicht auf die drei Komponenten begrenzt, sondern erlaubt auch zusätzliche Komponenten. Die früheren Zusammensetzungen enthalten schließlich auch die Komponenten A - C. Insofern könnte das Patentamt Recht haben, weil die bisherigen Zusammensetzungen mit fünf Komponenten auch unter den Wortlaut Ihres Anspruches fallen. Wenn Sie Ihren Anspruchswortlaut ändern auf: "Zusammensetzung, bestehend aus Komponenten A bis C", dann schließen Sie weitere Komponenten klar aus. In diesem Fall wären die Vorpublikationen nicht mehr neuheitsschädlich und Sie könnten ein Patent erhalten (sofern alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind). Alternativ könnten Sie auch die jeweiligen prozentualen Anteile der Komponenten angeben, die sich dann auf 100 Prozent summieren müssten. Aber in der ursprünglich eingereichten Beschreibung muss klar zum Ausdruck kommen, dass Ihre Zusammensetzung nur aus den drei Komponenten besteht. Ansonsten wäre Ihre Änderung des Anspruchs eine "unzulässige Erweiterung".

Info zur kostenfreien Beratung unter www.gdch.de/rechtsberatung

Aus Nachrichten aus der Chemie» :: Juni 2012

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